No Brasil, é possível emendar as reivindicações desde que essas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido de patente (Artigo 32 da Lei nº 9.279/1996 – Lei da Propriedade Industrial (LPI)). Assim, como na maioria dos outros países, a lei de patentes brasileira contém uma proibição contra adição de matéria.
No entanto, em uma disposição separada, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) estabelece a data do requerimento de exame como uma limitação à apresentação de emendas que visem ampliar o escopo de proteção. De acordo com a Resolução nº 093/2013, após o requerimento de exame, apenas modificações destinadas a melhor definir, corrigir erros de tradução ou restringir o escopo de proteção pleiteado são aceitáveis. O INPI geralmente não permite emendas que possam ser consideradas como ampliação ou alteração do escopo de proteção reivindicado.
Interessantemente, o INPI aceita mudanças quando o quadro reivindicatório original apresenta, por um erro grosseiro, uma reivindicação redigida em uma categoria incorreta (item 2.4 (iii) da Resolução nº 093/2013). Conforme pode ser visto abaixo, há uma grande margem de interpretação do significado de “erro grosseiro”. Por exemplo, o INPI não aceita a mudança de reivindicações de método terapêutico ou EPC2000 para o formato “fórmula Suíça”, que é o formato atualmente aceito para reivindicar usos médicos no Brasil.
Exemplos de alterações aceitas:
“Processo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que óleo essencial modificado de Curcuma aromatica é útil em aplicações de perfumaria, fragrância, farmacêuticos (…)”. | “Uso do óleo essencial modificado de Curcuma aromatica obtido pelo processo definido na reivindicação 1, caracterizado pelo fato de ser para perfumaria, fragrância, farmacêuticos (…)”. (BR 11 2013 023705 8) | |
“Colagenase para uso em um método para tratar ou reduzir paniculopatia fibrosclerótica edematosa (PFE) em um paciente caracterizada pelo fato de que compreende administração de pelo menos uma injeção subdérmica de dita colagenase (…)”. | “Método cosmético para tratar ou reduzir paniculopatia fibrosclerótica edematosa (PFE) em um paciente caracterizado pelo fato de que compreende a administração de pelo menos uma injeção de uma composição farmacêutica compreendendo colagenase (…)”. (BR 11 2014 009785 2) | |
“Agente redutor de colesterol no soro ou agente preventivo ou terapêutico para aterosclerose, caracterizado pelo fato de que é formado por um kit por acondicionamento simples de um recipiente contendo um composto representado pela seguinte fórmula geral acima (I) ou sais farmaceuticamente aceitáveis (…)”. | “Kit por acondicionamento simples de agente redutor de colesterol no soro ou agente preventivo ou terapêutico para aterosclerose, caracterizado pelo fato de que compreende: um recipiente contendo o referido composto representado pela fórmula I acima ou sais farmaceuticamente aceitáveis (…)”. (PI 0411723-9) |
Exemplos de alterações negadas:
“Composição caracterizada pelo fato de ser usada na manufatura de um nutracêutico ou medicamento para a melhoria da função cognitiva em um animal ou humano, que compreende uma quantidade de melhoria da função cognitiva de um composto selecionado do grupo que consiste em: esteviol (…)”. | “Uso de uma composição compreendendo uma quantidade de melhoria da função cognitiva de esteviol, caracterizado pelo fato de ser na manufatura de um nutracêutico ou medicamento para a melhoria da função cognitiva em um animal ou humano”. (PI 0820009-2) |
Após analisar a emenda feita no pedido de patente PI 0820009-2, o examinador declarou que “[n]o caso do presente pedido, o quadro reivindicatório apresenta reivindicações de composição que estão definidas pelos seus constituintes (…). Ou seja, a reivindicação original já apresentava características de composição, de modo que não pode ser considerada um erro grosseiro (…). Dessa forma, conclui-se que as modificações promovidas no quadro reivindicatório (…) não podem ser aceitas, pois foram apresentadas após a data de pedido de exame do pedido original e alteram o escopo de proteção inicialmente peitado no quadro reivindicatório válido, o que contraria o Artigo 32 LPI vigente”.
“MÉTODO PARA O TRATAMENTO DE OTITES AGUDAS OU CRÔNICAS EM ANIMAIS DE COMPANHIA, notadamente cães e gatos, caracterizado por compreender a aplicação de uma quantidade eficaz da associação farmacêutica definida em qualquer uma das reivindicações 1 a 10”. | “USO DE UMA COMPOSIÇÃO VETERINÁRIA DE USO TÓPICO, como definida em qualquer uma das reivindicações 1 a 12, caracterizado por ser na preparação de um medicamento para tratar otites agudas ou crônicas notadamente em animais de companhia”. (PI 0806095-9) |
Após analisar a emenda feita no pedido de patente PI 0806095-9, o examinador declarou que “(…) a alteração da reivindicação original 19 de método de tratamento para uso na forma da chamada ‘fórmula suíça’ descrita na nova reivindicação 17 muda a categoria da reivindicação, o que não é aceito segundo a Resolução nº 093/2013 (…). Cabe ressaltar que um método de tratamento é uma matéria totalmente distinta de um ‘uso de uma composição para preparar um medicamento para tratar determinada doença’”
Esses exemplos mostram que o “requerimento de exame” é o momento adequado para definir o escopo de proteção desejado no Brasil. É de extrema importância que os depositantes verifiquem cuidadosamente suas reivindicações no ato do requerimento de exame, considerando ainda que a discussão dos casos com especialistas em patentes com experiência em litígio pode ser útil para obter reivindicações concedidas no Brasil.